Il preuso nel marchio: i caratteri di novità ed originalità.

la Massima

Il concetto di “preuso” del marchio è  una situazione di fatto in cui il soggetto usa/utilizza un marchio, il quale solo successivamente viene registrato da altri soggetti (diversi dal preutente).

Alla situazione di fatto suddetta, corrisponde il diritto di preuso del marchio, il quale attribuisce il diritto ad una utilizzazione in via esclusiva dell’uso dello stesso (generale o locale), nei limiti dello settore settore merceologico e di mercato. Da tale diritto discende anche la possibilità di inibirne l’uso altrui anche al soggetto che abbia ottenuto successivamente  la registrazione del medesimo.

D’altra parte il marchio preusato è tutelato nei confronti del marchio brevettato solo nei limiti in cui lo stesso veniva utilizzato anteriormente alla brevettazione. Ad esempio se il preuso ha una diffusione meramente locale anche il relativo diritto sarà riconosciuto in relazione allo specifico ambito territoriale.

Il giudicante nella sentenza in commento, sottolinea la necessaria coincidenza che deve sussistere tra i due marchi, quello preusato e quello brevettato, tale che quest’ultimo non posso ritenersi “nuovo” rispetto al primo.

Affinché si possa escludere la novità  ed affermare il diritto di preuso è necessario che il marchio di fatto sia contraddistinto da due requisiti: l’uso e la notorietà.

Il riferimento alla notorietà è di rilievo soprattutto in considerazione dei limiti territoriali in cui il marchio preusato riceve tutela. Cosi come nell’esempio anzidetto si permetterà l’uso del marchio solo in ambito locale, ove questa sia la dimensione territoriale del requisito della “notorietà”.

Il giudicante evidenzia che la notorietà è “qualcosa di diverso dalla mera conoscenza del marchio o dall’acquisizione di una concreta valenza distintiva, e corrisponde ad un diffuso radicamento della forza distintiva del segno in relazione al pubblico di riferimento“.

Tribunale  Bari  sez. IV del 14 maggio 2009

Fatto & Diritto

Sircom Real Estate s.p.a. ha chiesto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. l’inibitoria dell’uso del marchio “Sircom” nei confronti di I. P. e Real Estate & Management s.r.l., deducendo di avere registrato con domanda depositata in data 2 marzo 2007 il suddetto marchio, ed aggiungendo che i convenuti, a parte l’utilizzo illecito, avevano depositato tre domande di registrazione in relazione al medesimo marchio nei giorni 13 luglio e 13 settembre 2007. Hanno eccepito i convenuti il preuso da parte di Sircom s.r.l. la quale ha depositato le tre domande di cui sopra, cedendo poi i relativi diritti a Real Estate & Management s.r.l.. Con l’ordinanza reclamata viene riconosciuta la notorietà puramente locale del preuso allegato, ed accolta quindi la domanda cautelare con esclusione della diffusione locale nelle regioni Puglia e Molise. Entrambe le parti hanno proposto reclamo.

Prima di entrare nel merito della questione della novità del segno registrato e dell’uso precedente devono essere esaminate le questioni preliminari. Priva di pregio è, in primo luogo, l’eccezione di pregiudizialità rispetto al presente procedimento cautelare, quanto meno sotto il profilo della sospensione necessaria, in relazione alla pendenza del giudizio di merito promosso da Real Estate & Management s.r.l. unitamente alla Sircom s.r.l. al fine di accertare la nullità per difetto di novità della registrazione del marchio “Sircom” da parte di Sircom Real Estate s.p.a.. Assorbente è il rilievo che non è configurabile un nesso di pregiudizialità fra giudizio a cognizione piena e procedimento cautelare, sia dal punto di vista funzionale, venendo altrimenti meno le ragioni della tutela cautelare, sia dal punto di vista strutturale, per le caratteristiche di valutazione sommaria del presente procedimento. Sempre dal punto di vista del rito, non necessaria è la partecipazione al presente procedimento di Sircom s.r.l., posto che gli effetti del provvedimento invocato sono destinati a spiegare i propri effetti nei confronti di Real Estate & Management s.r.l., cessionario del diritto controverso, e non nei confronti del suo dante causa. I. P. e Real Estate & Management s.r.l. hanno eccepito sempre in via preliminare, ma stavolta dal punto di vista del merito, che la domanda di registrazione depositata dalla controparte sarebbe invalida in quanto non sottoscritta dal legale rappresentante della società, ma dal direttore generale. La questione dell’esistenza del potere, opponibile peraltro dalla società rappresentata e non da un terzo, involge in realtà gli aspetti di ricevibilità della domanda ai sensi dell’art. 148 c.p.i., per ciò che concerne in particolare l’identificazione del richiedente, la cui valutazione è rimessa all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Superate le questioni preliminari, deve subito chiarirsi che inconferente è il richiamo da parte di I. P. e Real Estate & Management s.r.l. al disposto dell’art. 19 c.p.i., nella parte in cui si prevede che non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. Avendo la parte medesima opposto quale fatto impeditivo il preuso, non vi è spazio per la tutela di cui alla disposizione citata, la quale protegge chi possa vantare una “legittima aspettativa” di tutela rispetto al segno, ad esempio perché ne ha programmato la registrazione senza avervi provveduto, ma non il preutente, le cui ragioni sono tutelate dagli artt. 12 e 28. Quanto alla titolarità del dedotto marchio in capo a Real Estate & Management s.r.l., la scrittura di data 29 settembre 2008, integrativa di quella del 12 maggio 2008 che aveva trasferito i diritti concernenti le domande depositate da Sircom s.r.l., è dotata dei requisiti sufficienti per il trasferimento della titolarità del marchio di fatto “Sircom”, oggetto delle predette domande (quanto alla determinazione dell’oggetto del negozio, deve riconoscersi capacità individualizzante anche allo stesso rinvio alle domande). Il trasferimento non può essere valutato come in violazione dell’art. 2565 c.c. (“La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda”), secondo quanto eccepito da Sircom Real Estate s.p.a., posto che, in forza del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i., la ditta o la denominazione sociale, per effetto di un processo di “secondarizzazione” (secondo la terminologia invalsa per l’illustrazione dell’istituto di cui all’art. 13 comma secondo), può acquistare capacità distintiva in modo che si crei una scissione fra ditta e marchio (secondo Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405 grazie al principio di unitarietà dei segni distintivi il preuso di una denominazione come insegna va tutelato, anche in riferimento ad una utilizzazione in funzione ulteriore e diversa, quale marchio di fatto, a fronte dell’altrui registrazione di quella denominazione come marchio).

La questione dirimente della presente controversia è naturalmente quella dell’esistenza del marchio di fatto, oggetto di cessione, con riferimento in particolare all’epoca del deposito della domanda di registrazione da parte di Sircom Real Estate s.p.a.. Ed invero, ove risulti riscontrata la detta situazione giuridica in capo al dante causa Sircom s.r.l., per effetto della cessione deve reputarsi la sussistenza del diritto in favore di Real Estate & Management s.r.l. ai fini della presente controversia.

La fattispecie costitutiva del marchio di fatto consta dell’uso e della notorietà. Il mero uso, scisso dalla notorietà, non è in grado di togliere la novità del segno di cui alla domanda di registrazione, e permette di continuare l’uso nel marchio solo in ambito locale, ove risulti una notorietà solo in tali limiti territoriali (art. 12 comma primo lett. b) c.p.i.). Posto che deve sussistere un collegamento fra marchio di fatto e pubblico, l’uso occasionale, sporadico o discontinuo è irrilevante. L’elemento qualificante dell’uso, quale fatto impeditivo della novità del segno, è la notorietà, la quale è qualcosa di diverso dalla mera conoscenza del marchio o dalla acquisizione di concreta valenza distintiva, e corrisponde ad un diffuso radicamento della forza distintiva del segno in relazione al pubblico di riferimento (che può anche consistere in utilizzatori professionali, e non nella clientela al dettaglio). Al determinarsi della notorietà può anche contribuire la pubblicità, non quale fatto di per sé idoneo a generarla, ma per i suoi caratteri concreti, e cioè la diffusione territoriale, la durata dell’iniziativa pubblicitaria, la reiterazione di essa, sempre che l’attività pubblicitaria sia accompagnata dalla collocazione del prodotto sul mercato o dalla prestazione del servizio, e non resti quindi mera spendita pubblicitaria del marchio.

Nel caso di specie è pacifico, e la circostanza risulta pure documentata, che Sircom s.r.l. risulta costituita nel 1998. A dimostrazione del preuso da parte di questa società del marchio “Sircom”, anche per ciò che concerne la particolare veste grafica (tutte le parole in maiuscolo, tranne la lettera “i”, con un edificio in prospettiva il cui ingresso coincide con il puntino della lettera “i”, corrispondente al marchio di cui alla domanda di registrazione depositata da Sircom Real Estate s.p.a.), risulta prodotta documentazione, che deve essere analiticamente esaminata.

Deve premettersi che nell’oggetto sociale di Sircom rientra, fra l’altro, la promozione, commercializzazione e gestione per conto proprio e di terzi di attività commerciali, industriali, di centri commerciali, residenziali, turistico-alberghieri, congressuali. In relazione al marchio in discorso, in primo luogo, è stata prodotta fattura del 7 novembre 2001 avente ad oggetto “studio Logo Sircom”. È stata inoltre prodotta una brochure di Sircom s.r.l., redatta in lingua inglese ed italiana, recante il marchio “Sircom” (nella veste grafica sopra specificata). Nella brochure, oltre che indicare i settori di intervento ed i servizi della società, vengono illustrati a scopo promozionale i complessi immobiliari Centro Commerciale Multiplex (Termoli), Retail Park – Pathè (Bari), Sircom Trade Center (Taranto) e Centro Commerciale Retail Park (Catania), i primi due indicati come “autorizzati”, segnalando anche le date di apertura (fra l’ottobre 2004 e l’aprile 2005). La questione relativa al soggetto cui deve essere ricondotta la realizzazione delle dette opere (deduce Sircom Real Estate s.p.a. che si tratterebbe di progetti realizzati dalla stessa, eccepisce la controparte che le iniziative sono riconducibili a società di cui solo dal 2006 Sircom Real Estate s.p.a. detiene le quote del capitale sociale) non rileva, in quanto, svolgendo Sircom attività promozionale non solo per conto proprio ma anche per conto terzi, ciò che importa è l’uso del marchio in questione nell’ambito di attività promozionale, dal punto di vista temporale riferibile al 2004 o agli anni immediatamente precedenti. Risulta altresì documentata per gli anni 2003 e 2004 attività di relazioni pubbliche e di comunicazione effettuata da Sec Mediterranea s.r.l. per conto di Sircom s.r.l. Tale attività si è svolta in particolar modo in relazione al centro direzionale in Taranto Sircom Trade Center, come si evince dalla rassegna stampa prodotta, per il quale risulta che, nel corso degli anni 2003 e 2004, si è sviluppato un largo dibattito pubblico in sede locale, con inevitabile irradiazione del marchio “Sircom”.

È documentata per gli anni dal 2000 al 2004 la partecipazione al “Mapic”, fiera svolgentesi in Cannes nel settore del Real Estate, ed è stata pure prodotta la foto dello stand “Sircom”, da cui risulta l’indicazione del relativo marchio. Sul punto della partecipazione a fiera all’estero vanno fatte le seguenti considerazioni. L’utilizzazione del segno in occasione di fiera, e la correlativa rilevanza pubblicitaria, spiega efficacia costitutiva in ordine alla notorietà non in quanto tale, ma per le sue concrete modalità attuative e le caratteristiche della fiera stessa. Nel caso di specie un sicuro fattore di rilevanza, ai fini dell’integrazione del requisito della notorietà, è la ripetizione della partecipazione nel tempo (per gli anni dal 2000 al 2004) con un proprio stand recante il marchio. La vocazione internazionale della fiera in questione (come emerge dalla relativa brochure prodotta), poi, neutralizza l’irrilevanza in linea di principio dell’uso del segno fuori del territorio dello Stato. Benché l’utilizzazione si sia svolta all’estero con riferimento all’evento fieristico, la partecipazione degli operatori professionali nazionali (come si evince sia dal carattere internazionale dell’iniziativa che dall’elenco dei partecipanti di cui alla brochure della fiera) consente di realizzare il presupposto della diffusione nel pubblico di riferimento, e cioè i soggetti professionali operanti nel territorio dello Stato, del marchio in discorso.

Per quanto concerne la diffusione della conoscenza fra gli operatori professionali, rilevante è altresì il carteggio nell’anno 2004 con Carrefour, impresa di particolare peso al livello nazionale nel settore della distribuzione com’è noto, per la realizzazione di un centro commerciale in Termoli. Sempre con riferimento alla diffusione delle relazioni è stato prodotto carteggio del 2005 con la società inglese Pillar Property avente ad oggetto le trattative per lo sviluppo del Bari Park Pathè.

Avendo come parametro il pubblico degli operatori professionali, la documentazione prodotta è sufficiente a dimostrare l’esistenza del preuso con i caratteri della notorietà. Ed invero le relazioni documentate con società, anche estere, attestano che iniziative pubblicitarie come quella di cui alla brochure di cui sopra, recante il marchio “Sircom”, hanno conseguito il risultato di una significativa diffusione nel pubblico di riferimento del marchio in questione, risultato che è da ricondurre anche alla reiterata partecipazione all’evento fieristico con il segno, per l’appunto, “Sircom”. Aggiungasi la sicura diffusione locale in relazione al centro direzionale in Taranto, sopra evidenziata. Dalla diffusione locale di quest’ultima iniziativa non discende per una notorietà puramente locale del marchio, secondo quanto concluso dal giudice di prime cure. Il pubblico di riferimento, come si è più volte evidenziato, è costituito non da operatori locali, ma da operatori professionali di rilievo nazionale. È infatti un mercato nazionale quello a cui Sircom s.r.l. si è rivolta come si evince dalle relazioni che è agevole presumere si siano instaurate in sede fieristica nel corso delle reiterate partecipazioni, dai contatti documentati, dal raggio territoriale delle iniziative promosse. Significativa, in questo quadro, è la redazione in lingua inglese della brochure e l’indicazione “Bari-Italy” nel frontespizio quale sede. Sotto quest’aspetto la limitazione a tre regioni meridionali delle iniziative promosse con la brochure non vale a ridurre ad un ambito locale (che peraltro coprirebbe una parte significativa del Mezzogiorno d’Italia) la notorietà del marchio, in quanto si colloca nell’ambito di un’azione di mercato di carattere nazionale, anche a motivo della tipologia dell’attività svolta.

Non rilevante è la circostanza evidenziata da Sircom Real Estate s.p.a., secondo cui dai bilanci di Sircom s.r.l. non si evincono ricavi per l’attività di costruzioni di immobili, e che l’attività svolta ha costituito solo intermediazione per compagini sociali coincidenti con quella della stessa Sircom. Come si è visto, nell’oggetto sociale rientra anche l’attività promozionale per conto terzi, e dunque ben può essersi consolidato un diritto in ordine ad un marchio di fatto nei limiti di tale attività.

Dimostrata l’esistenza del preuso, quanto meno con riferimento agli anni dal 2000 al 2005, può reputarsi fondata in via presuntiva l’allegazione di Real Estate & Management s.r.l. e I. P. in ordine ad una autorizzazione per facta concludentia in favore di Sircom Real Estate s.p.a. circa l’uso del marchio in discorso per il periodo in cui vi è stata una cointeressenza fra le due società. La circostanza della parziale coincidenza fra gli organi sociali e gestori delle due società, unitamente a quanto risultante dalla transazione del luglio 2008 intervenuta fra le due medesime società, in cui si da atto, fra l’altro, dello svolgimento in comune dell’attività destinata alla realizzazione del “Sircom Trade Center”, consente di presumere l’esistenza di un contratto di concessione d’uso messo in atto mediante comportamenti concludenti, da reputare risolto a seguito del venir meno della cointeressenza fra le due società (in applicazione del principio di cui all’art. 1810 c.c.).

Riconosciuta pertanto l’esistenza del preuso del segno con carattere di notorietà si pone la questione se la mancanza di un uso documentato fra il 2005 (ultima epoca documentata di uso) ed il 2007, anno di deposito della domanda di registrazione, integri una fattispecie di estinzione del marchio di fatto. L’art. 12 c.p.i. infatti prevede come riferimento temporale ai fini dell’esclusione della novità la data del deposito della domanda. In punto di diritto la questione si pone perché in materia di marchio di fatto non vi è una norma analoga a quella del marchio registrato (art. 24), che prevede la decadenza dai diritti relativi a causa del mancato uso per un quinquennio. La diversità dei presupposti fra marchio di fatto e marchio di diritto non consente un’estensione analogica della norma.

Il dato da cui muovere nell’indagine è che se per un verso l’uso del marchio di fatto è fatto costitutivo, per l’altro, specularmente, il non-uso integra il fatto estintivo. Il fenomeno estintivo non è però immediatamente riconducibile alla cessazione dell’uso perché si interpone l’elemento della notorietà. Mentre nel caso del marchio registrato è il non-uso mero il fatto costitutivo della decadenza, nel caso del marchio di fatto il non-uso integra il fatto estintivo a condizione che sia venuta meno la notorietà. Ai sensi dell’art. 12, infatti, non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno “già noto” come marchio o segno distintivo. Può essere cessato l’uso, ma la permanenza della notorietà esclude la novità del segno. Affinché quest’ultima possa ricorrere è dunque necessario che alla cessazione dell’uso abbia fatto seguito il venir meno della notorietà. È necessario, cioè, che nell’apprezzamento del pubblico di riferimento il segno abbia cessato di ricollegarsi alla precedente utilizzazione. La valutazione in ordine al venir meno della relazione mnemonica che lega il segno al pubblico dipende dalle circostanze del caso concreto, ed ha riguardo, fra l’altro, al grado di diffusione del segno, alla tipologia del prodotto o servizio, alle caratteristiche del pubblico di riferimento. In questo quadro la durata del non-uso acquista rilevanza, ma sempre non in quanto tale, bensì in riferimento agli ulteriori indici evidenziati. Anche per questa ragione il quinquennio previsto per il marchio registrato non può di per sé costituire un parametro, come anche non può costituirlo il ventennio richiesto da una risalente pronuncia della Suprema corte in una particolare fattispecie di interruzione dell’uso del marchio di fatto (Cass. 1 aprile 1994, n. 3224).

Nel caso concreto la natura di marchio di servizio, relativo peraltro ad attività non svolgentesi in modo continuo e reiterato ma in modo episodico in relazione alle emergenze di mercato, il riferimento ad un pubblico specializzato di operatori professionali, la diffusione comunque conseguita fra gli operatori anche per via della partecipazione fieristica, il decorso di appena un biennio dall’ultimo uso (documentato) del marchio, depongono nel senso di una permanenza della notorietà del segno al momento del deposito della domanda.

Aggiungasi un’ulteriore circostanza, che di per sé avrebbe anche carattere assorbente. Il marchio, secondo quanto risulta, è stato utilizzato in epoca successiva al 2005 da Sircom Real Estate s.p.a. in virtù della concessione d’uso di cui sopra. Ciò significa che proprio l’utilizzo da parte del concessionario (che poi ha depositato la domanda), ferma la titolarità del segno in capo alla concedente Sircom s.r.l., esclude che possa configurarsi non solo il venir meno della notorietà, ma addirittura l’ipotesi del non-uso. La permanenza del diritto in questione non dipende naturalmente dall’esistenza dei rapporti (obbligatori o reali) che vi insistono, ma dalla permanenza dei suoi presupposti costitutivi, e dunque ben può reputarsi in vigore il marchio di fatto grazie all’utilizzo da parte del concessionario (con titolarità in capo al concedente).

Da quanto premesso discende la carenza di fumus boni iuris dell’originario ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. da Sircom Real Estate s.p.a.. La novità del segno di cui alla domanda depositata da quest’ultima società deve ritenersi esclusa dall’identità con segno già noto come marchio.

L’esistenza di una pluralità di controversie fra le parti, ivi compresa quella avente ad oggetto la nullità del marchio, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l’art. 669 terdecies c.p.c;

accoglie il reclamo proposto da I. P. e Real Estate & Management s.r.l. e pertanto revoca il provvedimento cautelare depositato in data 18 dicembre 2008;

dispone la compensazione delle spese processuali;

si comunichi.

Bari 4 maggio 2009.

Giudice Enrico Scoditti

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