Legittimazione del Marchio di fatto: il titolare ha diritto a continuare ad utilizzare il marchio

la Massima

La sentenza legittima una sorta di “duopolio” atto a consentire nell’ambito locale, la “coesistenza” del marchio preusato e di quello successivamente registrato. In ipotesi di preuso di un marchio di fatto, il titolare del segno ha il diritto di continuare ad utilizzarlo, anche ai fini pubblicitari, per lo stesso genere di prodotto, nell’ambito dell’uso fattone in precedenza.

Tribunale Roma sez. IX del 19 agosto 2009 n. 17439

il Fatto

Con atto di citazione notificato il 26/1/2005 la Centro Carrelli s.r.l. ha convenuto in giudizio T. C. esponendo quanto segue: 1) la società attrice opera nel settore dei carrelli elevatori, delle macchie e dei prodotti di pulizia industriale, con la divisione distinta dal marchio “Pulimatik”; 2) tale marchio, rappresentato con segni e colori di fantasia, sin dal 1989 costituisce anche l’insegna che individua la sede della società attrice; 3) il convenuto T. C. ha collaborato con la società attrice sin dal 1987 in qualità di agente ed era pertanto a conoscenza dell’appartenenza del marchio “Pulimatik” alla Centro Carrelli s.r.l.; 4) inopinatamente il 4/3/2003 T. C. è receduto dal rapporto con la Centro Carrelli s.r.l. e ha iniziato in proprio un’attività imprenditoriale in concorrenza con quella della Centro Carrelli s.r.l.; 5) in seguito la società attrice ha appreso che sin dal 1997 T. C. aveva richiesto la registrazione in suo favore del marchio denominativo “Pulimatik”, costituente imitazione servile del marchio della parte attrice, per distinguere le attività di vendita, assistenza, ricambi di macchine e prodotti per la pulizia; 6) con ordinanza del 19/6/2003 il tribunale di Cagliari, adito con ricorso della Centro Carrelli s.r.l., ha ordinato a T. C. di astenersi dall’uso sotto qualsiasi forma del marchio “Pulimatik” o “Pulimatick” o comunque di espressioni denominative o fonetiche che possano generare confusione con il marchio “Pulimatik”; 8) con sentenza del 13/10/2004 il tribunale di Cagliari, adito dalla Centro Carrelli s.r.l. con atto di citazione notificato il 1 6//2003, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e per territorio, per essere viceversa competente la sezione specializzata per la proprietà industriale di Roma ai sensi dell’art. 4, I comma. Lettera i) del d. lgs. 27/6/2003 n. 168.

La parte attrice ha quindi evidenziato di avere interesse a promuovere il giudizio di merito al fine di ottenere: 1) il trasferimento in proprio favore della registrazione del marchio “Pulimatik” relativa alla domanda presentata dal convenuto T. C. il 18/4/1997; 2) in via subordinata, l’accertamento della nullità del marchio “Pulimatik”, anche nella versione “Pulimatik” e “Pilimatik”; 3) in via ulteriormente subordinata, l’accertamento della decadenza del predetto marchio per non uso; 4) l’accertamento della nullità del marchio per la registrazione avvenuta in malafede; 5) l’inibitoria definitiva dell’uso – sotto qualsiasi forma – del marchio “Pulimatik” anche nella versione “Pulimatick” e “Pilimatik”; 6) l’accertamento dell’attività di concorrenza sleale posta in essere dal convenuto T. C.; 7) la condanna del convenuto al risarcimento dei danni; 8) la pubblicazione della sentenza di condanna su tre quotidiani per due volte, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13/4/2005, la parte convenuta ha contestato il fondamento della pretesa della parte attrice, evidenziando in particolare le seguenti circostanze: 1) sin dal 1986 il convenuto ha ideato il marchio “Pulimatic” che intendeva utilizzare per la costituzione di una ditta individuale nel settore delle pulizie; 2) nel settembre 1986 il convenuto ha iniziato un rapporto di collaborazione con la società attrice, interessata alla realizzazione del progetto ideato dal convenuto; 3) nel febbraio 1987 le parti hanno raggiunto un accordo per la creazione di un settore dedicato al commercio dei macchinari per le pulizie individuato con il marchio “Pulimatic”, rinviando peraltro ogni accordo circa lo sfruttamento di detto marchio da parte della società attrice; 5) avvedutosi della preesistenza sul mercato sardo del marchio “Pulimatic”, T. C. ha quindi modificato il marchio in “Pulimatik”; 6) nel 1996 T. C. ha informato la Centro Carrelli s.r.l. della propria volontà di chiedere la registrazione del marchio “Pulimatik”; 7) nel 2003 a causa dei ritardi nel pagamento delle provvigioni da parte della Centro Carrelli s.r.l., il convenuto ha interrotto il rapporto con la società attrice, con l’intenzione di avviare un’attività imprenditoriale in proprio, distinta dal marchio “Pulimatick”; 8) tuttavia tale nuova attività di fatto non ha mai operato in quanto inibita dal provvedimento cautelare del 19/6/2003.

Sulla base ditali considerazioni di fatto, il convenuto ha quindi evidenziato quanto segue: 1) anche laddove si ritenesse che l’uso del marchio “Pulimatic” da parte della società attrice costituisca preuso del marchio registrato dallo stesso convenuto (anziché sfruttamento del marchio di cui è titolare lo stesso convenuto), ciò consentirebbe alla Centro Carrelli s.r.l. di continuare l’uso ditale marchio, ma non di inibire al registrante l’utilizzo dello stesso marchio; 2) inoltre il marchio “Pulimatik” è intrinsecamente debole e comunque privo di carattere distintivo, in quanto simile ad una molteplicità di marchi presenti nello stesso settore di mercato; 3) inoltre il marchio “Pulimatick” è comunque diversificato sotto molteplici profili, sia denominativi che grafici e cromatici, dal marchio “Pulimatik” rivendicato dalla società attrice; 4) non sussiste pertanto alcun pericolo di confusione tra i rispettivi segni distintivi. T. C. ha chiesto pertanto il rigetto delle domande avversarie, con il favore delle spese di lite.

Nel corso dell’istruttoria è stato assunto l’interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale rispettivamente richiesta, con i testi V. P., A. B., T. G., S. S. e Sa. Su., escussi per delega ex art. 203 c.p.c. dal giudice presso il tribunale di Cagliari.

Acquisita la documentazione rispettivamente prodotta, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza del 18/3/2009 sulle conclusioni riportate a verbale.

 

il Diritto

– Competenza della sezione specializzata

– Preliminarmente, deve rilevarsi che la presente controversia, instaurata con atto di citazione notificato successivamente al 1/7/2003, ha per oggetto la domanda, proposta in via principale, di accertamento di atti di contraffazione del marchio della parte attrice e di illeciti concorrenziali; la causa deve pertanto essere decisa dal tribunale in composizione collegiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 6 del d.lgs. 168/2003, istitutivo delle sezioni specializzate nella materia della proprietà industriale ed intellettuale. La competenza delle sezioni specializzate è stata ribadita, per le materie dell’area della proprietà industriale, dal d.lgs. 10/2/2005 n. 30 (codice di diritto industriale, d’ora in avanti “c.p.i.”) entrato in vigore il 19/3/2005, in particolare agli artt. 120, commi 4, 5, 6 e 134.

– L’inquadramento della fattispecie

– Con la proposizione del presente giudizio la Centro Carrelli s.r.1. ha azionato nei confronti della odierna parte convenuta la propria pretesa ex artt. i e ss. del r.d. 2 1/6/1942 n. 929, ora sostituiti dagli artt. 12, 20 e 25 c.p.i., nonché ex art. 2598 c.c. in relazione all’utilizzo dei propri segni distintivi ed in particolare del marchio denominativo “Pulimatik” (v. doc. i e 2 di parte attrice), utilizzato dalla stessa parte attrice sin dal 1989 anche quale insegna distintiva della propria sede (v. doc. 2 di parte attrice).

– Novità e carattere distintivo del marchio “Pulimatik

– La parte convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di novità e del carattere distintivo del marchio “Pulimatik” rivendicato dalla parte attrice. Al riguardo l’art. 12 lett. B) c.p.i. stabilisce che “Non sono nuovi, ai sensi dell’articolo 7 i segni che alla data del deposito della domanda: (….) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

– Nel caso in esame, ancorché risulti provata la presenza sul mercato nazionale di altri marchi simili a quello dell’attrice (v. doc. 3 di parte convenuta), tuttavia deve escludersi il difetto di novità, non essendo provata la presenza di un marchio “Pulimatik” anteriore a quello rivendicato dall’attrice, né il concreto utilizzo per prodotti o servizi identici o affini, né infine la sussistenza del rischio di confusione per il pubblico, circostanze queste rilevanti ai fini dell’esclusione della novità del marchio.

– Quanto al requisito del carattere distintivo, l’art. 7 I comma c.p.i., intitolato “Oggetto della registrazione” stabilisce che “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un ‘impresa da quelli di altre imprese” (enfasi dell’estensore). La norma intende impedire il monopolio dello sfruttamento di espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato. Pertanto, la norma, sul presupposto che la protezione esclusiva di un segno debba premiare il suo autore per l’originalità di cui ha saputo connotarlo, vieta che tale premio venga attribuito a chi, senza alcun apporto di originalità, pretenda di togliere ai suoi concorrenti la libertà di usare espressioni utilizzate per indicare genericamente un prodotto, ovvero per descrivere una funzione tipica, senza che da tale uso derivi alcuna aspettativa particolare connessa all’individuazione del produttore da parte del mercato.

– Nel caso in esame il marchio denominativo “Pulimatik” – ancorché contenga nelle due radici semantiche che lo compongono il richiamo ai concetti di “pulizia” e di “automaticità” – è comunque costituito da una parola di fantasia, dotata di un sufficiente grado di originalità, in quanto non meramente descrittiva del prodotto che il marchio è destinato a contraddistinguere. L’eccezione di difetto di capacità distintiva sollevata dalla difesa della parte convenuta deve essere pertanto respinta poiché infondata.

– La confondibilità tra i segni

– La parte convenuta ha inoltre contestato l’assenza del rischio di confusione tra i rispettivi marchi “Pulimatik” e “Pulimatick”.

– In linea generale il raffronto tra i segni distintivi e l’apprezzamento della relativa confondibilità deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti – grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest’ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato (Cass. 28/10/2005 n. 21086; Cass. 4/12/1999 n. 13592; Cass. 17/6/1998 n. 6038; Cass. 9/2/1995 n. 1473; Cass. 22/1/1993 n. 782; Cass. 26/2/1990 n. 1437).

– Va inoltre evidenziato che il giudizio di affinità va fondato sulla fungibilità dei prodotti o dei servizi, per la loro natura e la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno (Cass. 22/12/2004 n. 23787; Cass. 17/5/2000 n. 6393; Cass. 9/2/2000 n. 1424; Cass. 15/5/1997 n. 4295); nel caso in esame risulta dalla documentazione acquisita e comunque non forma oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza ditale affinità, avuto riguardo in particolare allo svolgimento dell’attività di commercializzazione di macchine per la pulizia svolta da entrambe le parti.

– Nel caso in esame dal raffronto tra i marchio denominativi della parte attrice con quelli in concreto utilizzati dalla società convenuta (v. doc. 23 di parte attrice) emerge la prova del concreto pericolo di confondibilità tra i rispettivi prodotti. L’efficacia dell’imitazione è data dalla identità fonetica e dalla notevole somiglianza grafica tra il segno distintivo utilizzato dalla società attrice con quello oggetto della registrazione della parte convenuta, tali da rendere i due marchi in esame sostanzialmente coincidenti; in particolare tale coincidenza non è esclusa dalla modifica della lettera finale del marchio, attesa l’identica fonetica delle due lettere (“K” e C”).

– Il preuso

– La parte attrice evidenzia di avere iniziato l’utilizzo del marchio “Pulimatik” sin da epoca antecedente alla registrazione del marchio da parte del convenuto. La circostanza ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni testimoniali rese da S. S., Sa. Su. e T. S..

– Viceversa le dichiarazioni del teste Vanni, addotto dalla parte convenuta non consentono di ritenere provato un effettivo utilizzo del marchio “Pulimatik” da parte del T. C. sin dal 1979; il teste ha infatti fatto riferimento ad un’attivitĂ  aziendale del convenuto ancora non avviata e ad un uso pubblicitario di fatto mai avvenuto (“Fui contattato personalmente da T. C. alfine di pubblicizzare una sua azienda che intendeva aprire (…) Di fatto lo spot non è stato realizzato”).

– Alla luce delle disposizioni di cui all’art. 12, I comma lettera C) c.p.i. (in precedenza del r.d. 21/6/1942, n. 929, come modificate a seguito della riforma realizzata con il d.lgs. 4/12/1992, n. 480) va rilevato che l’ordinamento riconosce una tutela anche al preuso di un marchio di fatto conferendo al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, anche ai tini pubblicitari, per lo stesso genere di prodotto, nell’ambito dell’uso fattone, essendo configurabile, alla stregua del complesso delle disposizioni in materia, una sorta di regime di “duopolio” atto a consentire nell’ambito locale, la “coesistenza” del marchio preusato e di quello successivamente registrato (Cass. 26/6/2007 n. 14787; Cass. 28/2/2006 n. 4405; Cass. 27/3/1998 n. 3236).

– Conseguentemente spetta alla Centro Carrelli s.r.l. il diritto di proseguire nell’utilizzo del marchio di fatto “Pulimatik”, anche ai fini pubblicitari, per lo stesso genere di prodotto, sia pure limitatamente all’uso fattone sinora e quindi limitatamente al solo mercato della Sardegna. Va viceversa escluso il diritto della Centro Carrelli s.r.1., quale preutente in via di fatto del marchio registrato da T. C., di vietare al convenuto quale successivo registrante l’utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale.

– La registrazione in mala fede

– La parte attrice lamenta la malafede del convenuto nella registrazione del marchio “Pulimatick”. Ai sensi dell’art. 25 c.p.i. il marchio è nullo “se è in contrasto con il disposto dell’art. […] 19? c.p.i., il quale prevede a sua volta che: “1.- Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzano, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 2.- Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”. Nel caso in esame la mala fede del convenuto al momento della domanda di registrazione, viene ravvisata dalla parte attrice nella consapevolezza dell’esistenza del preuso dello stesso marchio da parte della societĂ  attrice.

– Poiché la buona fede è presunta, era onere della parte attrice fornire la prova della malafede del convenuto; viceversa nel caso in esame dalla prova testimoniale assunta e dalla documentazione acquisita è emerso che l’uso del marchio “Pulimatik” da parte della società attrice è iniziato contestualmente all’inizio della collaborazione del convenuto con la stessa società attrice; inoltre dalla deposizione del teste Vanni emergono elementi indicativi di un’attività creativa del marchio da parte del convenuto, il quale peraltro non ne aveva ancora fatto uso, sin da epoca antecedente all’inizio di tale collaborazione. Tali elementi probatori, unitariamente valutati avvalorano la prospettazione difensiva secondo la quale ancorché l’utilizzo del marchio sia stato iniziato della società attrice, l’ideazione ditale marchio “Pulimatik” è da attribuirsi al convenuto, dovendosi quindi escludere un atteggiamento di malafede nella registrazione dello stesso marchio.

– Spese processuali

– Le domande di avanzate dalla parte attrice devono essere pertanto respinte

poiché infondate. In applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c., la parte

attrice soccombente deve essere condannata a rimborsare le spese processuali

nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, cosĂŹ provvede:

1. rigetta le domande proposte dalla Centro Carrelli s.r.l. nei confronti di T. C.;

2. condanna la Centro Carrelli s.r.l. a rimborsare a T. C. le spese sostenute per il presente procedimento, spese che si liquidano complessivamente in euro 28.529 di cui euro 1.087 per esborsi e euro 7.742 per competenze procuratorie.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

CosĂŹ deciso in Roma, nella camera di consiglio della IX sezione civile, sezione specializzata della proprietĂ  industriale ed intellettuale, il 9 luglio 2009

Il giudice

Depositato in cancelleria

19 agosto 2009

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